상표권의 권리범위확인심판은 등록된 상표를 중심으로 미등록상표인 확인대상표장이 적극적으로 등록상표의 권리범위에 속한다거나 소극적으로 이에 속하지 아니함을 확인하는 것이다.

이와 달리 다른 사람의 ‘등록상표인 확인대상표장’에 관한 적극적 권리범위확인심판은 확인대상표장이 심판청구인의 등록상표와 동일 또는 유사하다고 하더라도 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다. (이응세변호사상표변호사상표전문변호사)

이때 ‘등록상표인 확인대상표장’에는 등록된 상표와 동일한 상표는 물론 거래의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형된 경우도 포함된다.(

피고의 확인대상표장은 “Reviness”이고 그 사용상품은 ‘히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제’이다. 피고의 등록상표는 2016. 7. 12. 출원되어 2017. 4. 24.에 등록된 “Reviness 리바이네스”이고, 그 지정상품은 ‘제10류 의료용필러, 의료용필러기기, 의료용필러주입기, 피부과용필러’이다.

확인대상표장은 영문자 ‘Reviness’로 구성되어 있고, 피고의 등록상표는 확인대상표장과 동일한 형태의 영문자 ‘Reviness’와 이를 단순히 음역한 한글 ‘리바이네스’가 이단으로 병기되어 있다. 확인대상표장은 피고의 등록상표 중 한글 음역 부분을 생략한 형태로 되어 있으나 한글 ‘리바이네스’의 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지 않고, 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 ‘리바이네스’로 동일하게 호칭될 것으로 보이므로, 거래통념상 피고의 등록상표와 동일성 있는 상표에 해당한다.(이응세변호사상표변호사상표전문변호사)

한편 지정상품을 살펴보면,

(1) 의료용 또는 피부과용 필러(filler)는 주름이나 패인 흉터 등에 주사하거나 삽입하는 충전제로서, 현재 전체 필러 시장의 90%를 히알루론산 성분의 필러가 차지하고 있다.

(2) 피고는 확인대상표장의 사용상품인 ‘히알루론산 성분의 주름개선제, 보습제, 피부탄력제’를 피부에 주사하는 필러 형태로 사용하고 있다.

(3) 피고의 등록상표의 지정상품 중 ‘의료용필러, 피부과용필러’는 2017. 1. 1. 시행된 니스(NICE) 상품분류 제11판에 처음으로 수록되었고, 그 이전에는 위와 같은 필러 제품은 지정상품을 상품분류 제3류 또는 제5류의 ‘주사기에 담긴 미용관리과정에 사용되는 화장용 겔’, ‘히알루론산이 포함된 주름개선용 화장품 또는 약제’ 등으로 하여 상표등록된 바 있다.

(4) 양 상품은 그 품질·용도·형상·사용방법·유통경로 및 공급자와 수요자 등 상품의 속성과 거래의 실정이 서로 공통된다.

위 사정에 비추어 보면, 확인대상표장의 사용상품인 ‘히알루론산을 성분으로 하는 주름개선제, 보습제, 피부탄력제’는 피고의 등록상표의 지정상품 중 ‘의료용필러, 피부과용필러’와 거래통념상 동일성 있는 상품에 해당한다.(이응세변호사상표변호사상표전문변호사)

그렇다면 확인대상표장은 피고의 등록상표와 동일하므로, 이 사건 심판청구는 피고의 등록상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다.

그런데도 이 사건 심판청구를 각하하지 않고 본안으로 나아가 이를 기각한 특허심판원의 심결에는 잘못이 있다.(이응세변호사상표변호사상표전문변호사)

(대법원 2019. 4. 3. 선고 2018후11698 판결)

법무법인 바른 이응세 변호사

 

Posted by 이응세

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[이 글은 한국음악저작권협회 회보KOMCA TODAY 2019년 10,11,12월호에 게재한 글입니다]

온라인에서 내 저작권을 침해하는 음악이나 동영상들을 발견하였을 때 그 음악이나 동영상이 게시된 사이트의 운영자에게 저작권자로서 어떻게 대처해야 할까. 저작권법 제103조에 개략적인 절차가 규정되어 있지만 현실에서 구체적으로 대응할 때 고려할 점이 있다.

X, 포털사이트를 운영하면서 그 안에서 카페서비스와 동영상을 이용하는 티비팟서비스를 제공하는 Y에게, X에게 저작권이 있는 동영상이 Y 사이트의 티비팟에 업로드되어 X의 동영상 저작권이 침해되고 있으니 조치하여 달라면서 동영상이 업로드된 카페의 대표주소 17개를 기재하고, Y 사이트 검색창과 티비팟 검색창에서 동영상을 검색하였을 때 문제의 동영상이 검색된 화면을 캡처한 사진을 첨부하였다.

이에 YX에게, X가 첨부한 사진을 근거로 특정 가능한 동영상은 삭제하고 그 동영상을 업로드한 회원에 대하여 경고 조치하였으나, X가 제시한 카페의 대표주소만으로는 X의 저작권을 침해하는 게시물의 특정이 불가능하므로 동영상의 URL 등 동영상을 특정할 수 있는 정보를 제공하여 달라고 답변하였다.

X는 다시 Y에게 조치를 촉구하면서 동영상이 업로드된 카페의 대표주소 100여 개를 기재하고, Y 사이트 검색창과 티비팟 검색창에서 ○○○등의 검색어로 동영상을 검색하였을 때의 화면을 캡처한 사진을 첨부하였다. 이에 YX에게 X가 첨부한 사진과 카페의 대표주소만으로는 X의 저작권을 침해하는 게시물의 특정이 불가능하므로 동영상의 URL 주소, 카페 명, 게시판 명, 글 번호, 글 제목 등 게시물을 특정할 수 있는 정보를 제공하여 달라고 답변하였다.

X는 또다시 Y에게 조치를 촉구하면서 Y의 카페와 티비팟에서 문제의 동영상 게시물을 찾는 방법을 상세히 설명하였다. 이에 Y는 저작권법 시행규칙의 복제·전송 중단 요청서를 제출하여야 하고 정확한 URL을 특정하여 신고하여야 처리를 할 수 있다고 답변하였고, X복제·전송 중단 요청서Y에게 보냈다.

그 후 XY가 회원들의 저작권침해에 관하여 부작위에 의한 방조에 따른 공동불법행위 책임이 있다고 주장하면서 손해배상을 청구하였다. 2심 법원은 Y의 방조책임이 있다고 보고 손해배상까지 명하였으나, 대법원은 Y의 방조책임을 인정하지 않고 제2심 판결을 취소하였다.

이 사건에서 대법원은, OSP가 제공한 인터넷 게시공간에 타인의 저작권을 침해하는 게시물이 게시되었다고 하더라도, OSP가 저작권을 침해당한 피해자로부터 구체적·개별적인 게시물의 삭제와 차단 요구를 받지 않아 게시물이 게시된 사정을 구체적으로 인식하지 못하였거나 기술적·경제적으로 게시물에 대한 관리·통제를 할 수 없는 경우에는, 게시물의 성격 등에 비추어 삭제의무 등을 인정할 만한 특별한 사정이 없는 한 OSP에게 게시물을 삭제하고 향후 같은 인터넷 게시공간에 유사한 내용의 게시물이 게시되지 않도록 차단하는 등의 적절한 조치를 취할 의무가 있다고 보기 어렵다고 하였다.

대법원이 제시한 주요 근거는 다음과 같다. X가 동영상이 게시된 URL이나 게시물의 제목 등을 구체적·개별적으로 특정하지는 않았다. X가 제시한 검색어를 검색창에 입력하면 나타나는 수많은 동영상 중에서 어떤 것이 저작권 침해 게시물인지 검색 결과만으로는 특정하기 어렵다. X가 대표주소를 기재한 카페 내에 게시되어 있는 수많은 게시물 중 어떤 것이 저작권 침해 게시물인지 특정할 수 있는 구체적인 자료가 없다. 검색 결과 나타난 동영상이 저작권 침해 게시물인지 가리려면 동영상의 전부 또는 상당 부분을 재생하여 확인해야 하는데, 인터넷 포털사이트의 규모, 권리침해 신고 건수, 업로드되는 동영상의 수, 동영상의 재생시간 등에 비추어 볼 때 X가 첨부한 자료만으로 Y가 저작권 침해 게시물을 찾아내 삭제하는 등의 조치를 하는 것은 기술적으로 어려울 뿐만 아니라 과도한 비용이 들 것으로 보인다. 동영상 원본 파일이 가지고 있는 특성을 이용하여 저작물을 인식·차단하는 기술인 특징 기반 필터링 기술을 적용하려면 해당 동영상의 원본 파일이 있어야 하는데, X는 동영상의 원본 파일을 Y에게 제공하지 않았다.

이와 달리 이 사건의 제2심은, X가 구체적·개별적으로 게시물 삭제 및 차단 요구를 하였는지에 관하여, 늦어도 X가 문제의 동영상 게시물을 찾는 방법을 상세히 기재하고 복제·전송 중단 요청서를 보냈을 때는 구체적·개별적인 게시물 삭제 및 차단 요구가 있었다고 보아야 하며, 이후에는 Y는 문제의 동영상을 삭제하고 다시 그러한 동영상이 업로드되거나 검색되지 않도록 하는 적절한 조치를 할 의무가 있다고 판단하면서, 다음의 점을 근거로 들었다.

저작권자의 구체적·개별적인 게시물 삭제 및 차단 요구가 반드시 침해게시물이 URL로 특정된 경우만을 의미한다고 볼 수 없다. 동영상의 URL 주소가 Y의 삭제 차단 조치의 필수불가결한 조건이라고 보기도 어렵다. XY에게 검색어를 통한 검색 등 문제의 동영상을 찾는 방법을 상세히 알려주었고 이에 따르면 문제의 동영상을 쉽게 검색할 수 있는 것으로 보인다. 문제의 동영상은 검색 결과 중 섬네일(thumbnail)만으로도 쉽게 식별할 수 있는 것이 대부분이고, 섬네일로 식별할 수 없는 것은 해당 동영상을 잠깐 재생하여 보면 쉽게 식별할 수 있다. 게시물의 URL을 특정하려면 권리자는 약 3,000개의 게시물을 일일이 띄운 다음 그 URL을 하나하나 복사하여 붙여넣는 방법으로 URL을 특정하여야 하고, Y는 권리자로부터 URL 목록을 받아 약 3,000개의 URL을 일일이 인터넷 주소창에 타자하는 방식으로 게시물을 찾아야 하는데, 이는 X가 설명한 검색 방법보다 훨씬 많은 시간과 비용이 요구된다.

위에서 본 2심과 대법원의 판결은 침해 게시물을 찾는 노력과 수고를 권리자와 OSP 중 누구에게 더 부담시킬지에 따라 결론을 달리하였고, 대법원은 그 노력과 수고를 권리자에게 부담시켰다. 그러나 권리자가 보기에는 대법원의 입장이 항상 정당하다고 보기 어렵다. 제2심 판결이 제시한 근거도 여전히 숙고해야 할 점들이다. 제2심 판결이 지적하였듯이, 동영상에 관한 저작권 침해에 따른 손해배상책임이 문제된 엠군미디어 사건과 판도라티비 사건에서는 침해게시물의 URL을 제공하지 않았어도 OSP의 손해배상책임이 인정되기도 하였다.

OSP에 대한 게시물의 삭제와 차단 요구에서 어느 정도 구체적개별적인 수준을 요구할지는 저작권의 성질에서 당연히 도출되는 결론이 아니라 정책적 선택의 문제이다. 어느 방법을 선택하더라도 어느 한 쪽에 그에 따른 희생이 있게 되므로, 양쪽의 이해관계를 고려한 적절한 수준을 찾는 것이 중요하다. 권리자에게 구체적개별적인 게시물 삭제 차단 요구를 하도록 한다면 권리자의 권리를 보호받는데 위축될 수밖에 없다. OSP의 규모가 커지고 그 안에서 다량의 다양한 저작물이 게시되는 경우에는 OSP에게 현실적으로 기대할 수 있는 주의의무의 수준도 달라지겠지만, 반대로 권리자가 구체적개별적인 특정을 하는 것도 훨씬 어려워질 수밖에 없고, 이는 권리자 보호가 더 취약해짐을 의미한다. 이 점에서 위 사건의 대법원의 입장은 아쉬운 점이 있으므로, 일반적인 기준으로 적용하기에 적절하지 않다고 본다.

한편 YouTube2019. 7. 9. 동영상내의 저작권 침해 신고 및 확인 방식을 개편한다는 계획을 발표하였다. 이전까지는 저작권자들이 YouTube에 저작권 침해 신고를 할 때 해당 콘텐츠의 정확한 저작권 침해 부분이나 위치를 지목할 필요가 없었으나, 이제는 저작권자가 저작권 침해 콘텐츠를 신고할 때 문제된 콘텐츠에서 저작권 침해 요소가 정확히 어느 부분에 위치하는지를 컴퓨터에 기록된 시간을 의미하는 타임 스탬프(time stamps)에 명확하게 표시하도록 하였다. 이러한 정책변경으로, YouTube는 저작권자들의 저작권 침해 신고의 정당성 여부를 보다 쉽게 파악할 수 있게 되었고, 저작권 침해 콘텐츠의 검색 및 확인에 대한 부담이 완화되었으며, 콘텐츠 크리에이터들도 저작권자의 저작권 침해 신고가 정당한지 여부를 쉽게 확인할 수 있고, 해당 영상을 편집하거나 삭제하는 방식으로 저작권 침해로 인한 YouTube의 제재에 대처할 수 있게 되었다고 평가되었다.

그런데 YouTube의 위 정책변경은 권리자와 OSP 외에 동영상을 게시하는 크리에이터의 입장까지 고려한 것이라는 점에서, 저작권법의 관점에서 타당한지 여부는 위 대법원 판결과 또 다른 차원에서 살펴보아야 한다.

이응세 변호사 법무법인 바른 저작권변호사

Posted by 이응세

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특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약 대상인 특허가 특허무효심판으로 무효가 되는 경우가 있다.

특허가 무효로 확정되면 특허권은 원칙적으로 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 

이 때 특허 실시계약에 기초한 실시료 지급은 어떻게 되는지 문제가 된다.

법원은 특허가 무효 확정되기 전까지 지급한 실시료를 특허가 무효 확정되었다고 해서 반환청구할 수 없다고 하였다.

특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.(대법원ᅠ2014.11.13.ᅠ선고ᅠ2012다42666,42673ᅠ판결)

또한 특허발명 실시계약이 유효한 기간 동안 지급하지 않은 실시료가 있다면, 그 후 특허가 무효로 확정되었더라도 미지급한 실시료를 지급할 의무가 있다. (대법원ᅠ2019. 4. 25.ᅠ선고ᅠ2018다287362ᅠ판결)

이응세 변호사 법무법인 바른 특허변호사

Posted by 이응세

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주류 판매 회사인 A 주식회사는 주류면허를 갖고 있는 도매점들과 1년 단위로 일정 지역에 대한 판매 독점권을 주는 대신 도매점들도 A 회사의 제품만 취급하였다.

A 회사는 도매점들이 거래하는 거래처에 대한 정보를 효율적으로 관리·활용하기 위해 자신의 비용으로 도매점 전산시스템을 구축하였고, 도매점장들은 휴대용 단말기(PDA)나 개인용 컴퓨터를 통해 A 회사의 제품을 취급하는 거래처와 관련된 정보를 입력하였다.

그런데 A 회사의 임직원들이 도매점 전산시스템에 입력된 거래처 정보, 매출 정보, 수금 정보, 구체적인 거래 조건 등을 이용하여 해당 도매점과 경쟁관계에 있는 영업 조직에서 위 정보를 이용하여 경쟁영업할 수 있도록 지원하였다. 관할지역에 새로운 도매점을 설치하거나 인근 도매점에서 위 도매점의 거래처에 납품하는 방식으로 위 도매점들의 영업과 경쟁하는 판매조직에게 이 사건 도매점 전산시스템의 정보를 사용하게 한 것이다.  

도매점 전산시스템에 입력된 도매점들이 입력한 거래처 정보, 매출 정보, 수금 정보, 구체적인 거래 조건 등의 정보가 영업비밀에 해당하는지 문제되었다.

하급심은 이를 영업비밀로 보고 A 회사와 그 임직원이 도매점의 영업비밀을 침해하였다고 보아서 부정경쟁방지법위반을 유죄로 인정하였다.

그러나 대법원은 판단을 달리하였다.

부정경쟁방지법 제2조 제2호의 ‘영업비밀’에 해당하려면, 상당한 노력(개정전 요건임)에 의하여 비밀로 유지되어야 한다.

여기에서 ‘상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다’는 것은 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표지를 하거나 고지를 하고, 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 정보에 접근한 사람에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 뜻한다. 

이러한 유지·관리를 위한 노력이 상당했는지는 영업비밀 보유자의 예방조치의 구체적 내용, 해당 정보에 접근을 허용할 영업상의 필요성, 영업비밀 보유자와 침해자 사이의 신뢰관계와 그 정도, 영업비밀의 경제적 가치, 영업비밀 보유자의 사업 규모와 경제적 능력 등을 종합적으로 고려해야 한다.

위 사건에서 도매점장들은 A 회사가 도매점 전산시스템을 통해 도매점의 정보를 관리해 온 것을 인식하였는데도 이의를 제기하지 않았으므로 그 정보를 비밀로 유지·관리할 의사가 있었다고 보기 어렵다. 도매점장들이 A 회사에 도매점 전산시스템의 관리를 사실상 위임한 것으로 볼 수 있으므로, 제3자가 도매점 전산시스템에 무단 접속하여 정보를 수집하여 사용하였다면, A 회사의 비밀관리 노력을 영업비밀 보유자인 도매점들의 노력으로 보아 영업비밀 침해를 인정할 수 있지만, A 회사와 그 직원들 사이의 관계에서는 비밀관리성을 인정하기 어렵다.

또한 도매점장들이 A 회사와 그 직원들이 도매점의 정보에 접근하지 못하게 하는 등의 조치를 취하였다고 볼 수 없다.

A 회사의 임직원들이 ‘이 사건 정보가 도매점장들에 의해 비밀로 유지·관리되고 있다’는 사실을 인식하기도 어려운 것으로 보인다.

도매점장들이 도매점 전산시스템에 접속하기 위해서는 아이디와 비밀번호를 입력해야 하지만, 이것은 A 회사가 도매점 전산시스템의 접속을 위해 설정한 기본적인 본인확인절차에 불과할 뿐 거래처 정보에 대한 예방조치라고 보기는 어렵다.

A 회사의 영업담당자나 도매점 영업담당자가 신의칙상 도매점 정보를 경업 관계에 있는 조직에 공개해서는 안 될 의무가 있더라도 그 자체로 그 정보에 대한 비밀관리성을 추단하기는 어렵다. 결국 영업비밀 보유자인 도매점장들이 A 회사 및 임직원들에 대한 관계에서 도매점 정보를 비밀로 관리하였다고 볼 수 없다.

(대법원ᅠ2019. 10. 31.ᅠ선고ᅠ2017도13791ᅠ판결)

본사와 도매점 사이에 영업비밀이 성립할 수 있는지를 판단한 사건으로서, 프랜차이즈 관계에 있는 본사와 가맹점 사이에서도 적용될 수 있는 법리라고 할 수 있다.

이응세 변호사 법무법인 바른 영업비밀변호사 

 

Posted by 이응세

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특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다. 따라서 발명의 모든 단계가 국내에서 이루어져서 물건이 생산된 경우에 그 물건 생산이 특허침해에 해당하는 것이다.

그러나 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다.

문제된 특허 발명은, ‘의료용 실의 단부에는 의료용 실이 생체의 조직 내에 고정되도록 하기 위한 의료용 실 지지체가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입장치(원심판결 구성요소 4)’를 내용으로 하고, 여기서 ‘의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체가 형성되어 있는’ 구성은 특허침해금지 소송의 피고가 생산하는 제품 중 봉합사와 봉합사 지지체의 개별 제품에 대응한다.

피고는 카테터와 허브, 봉합사, 봉합사 지지체의 개별 제품을 생산함으로써 특허 발명의 실시를 위한 구성 전부를 생산하였다. 위 개별 제품들은 애초부터 일본에 있는 병원에 판매하여 동일한 피부 리프팅 시술 과정에서 함께 사용되도록 할 의도로 생산된 것이다.

특허발명의 명세서 기재에 따르면, 실시예의 하나로 의료용 실 단부에 매듭을 형성하여 지지체의 설치 위치를 지정하는 것을 제시하고 있기는 하나, 그 밖에 이를 고정하거나 결합하는 방법을 제시하고 있지 않다. 오히려 명세서에서는 지지체를 ‘배치’한다는 표현을 더 많이 사용하고 있는데, 이러한 발명의 청구범위와 명세서의 기재를 종합하면, 의료용 실 지지체를 의료용 실의 단부에 결합·고정하는 방법은 통상의 기술자가 적절하게 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

시술 전 또는 시술 과정에서 이와 같이 의료용 실의 단부에 의료용 실 지지체를 배치하여 고정시키는 것은 통상의 기술자에게 자명하고, 통상의 기술자라면 별다른 어려움 없이 위 개별 제품들을 각 기능에 맞게 조립·결합하여 사용할 수 있다.

하급심은 이 사건 봉합사 단부에 봉합사 지지체를 형성하려면 추가적인 가공·조립 등을 거쳐야 한다는 이유만으로 피고의 행위가 특허발명에 대한 침해가 아니라고 판단하였다.

그러나, 대법원은 카테터와 허브, 봉합사, 봉합사 지지체의 개별 제품을 생산한 것만으로도 국내에서 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태가 갖추어진 것으로서 그 침해가 인정된다고 보았다. (대법원ᅠ2019. 10. 17.ᅠ선고ᅠ2019다222782, 222799ᅠ판결)ᅠ

특허발명의 실시가 일부 외국에서 이루어진다고 하더라도 특허권의 속지주의에 어긋나지 않고 특허침해가 인정된다고 판단한 점에서 큰 의미가 있다.  

이응세 변호사 법무법인 바른 특허변호사 

 

Posted by 이응세

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(특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판결)

담당변호사: 이응세, 김병일, 정영훈, 심민선 이응세변호사

1. 사건의 개요

1) 바른이 대리한 당사자는?

피고 OOOO 주식회사 : 건설공사 현장에서 사용되는 어스앵커 브라켓(연약지반 붕괴를 방지하기 위하여 토류벽에 설치하는 어스앵커를 지지하는 브라켓)을 제작·납품하는 회사

​2) 사건의 배경

원고는 ‘톱니를 가지는 곡선부’가 형성되고 서로 대향하는 2개의 측판을 구비한 어스앵커 브라켓에 관한 특허(이하 ‘이 사건 특허’)를 보유하고 있는 회사로, 피고가 ‘요철을 가지는 직선부’를 구비한 피고의 어스앵커 브라켓(이하 ‘피고 제품’) 자신의 특허를 침해한다고 주장하며 피고를 상대로 특허침해금지와 손해배상 등을 구하는 소송을 제기하였습니다.

이에 대하여 제1심에서는 피고 제품이 이 사건 특허를 침해하였다고 판단, 원고 청구를 인용하는 판결을 선고하였고, 바른은 항소심부터 이 사건을 맡아 수행하였습니다.

2. 이 사건의 쟁점

이 사건에서는, ▲‘요철을 가지는 직선부’를 구비한 피고 제품이 이 사건 특허를 문언침해 또는 균등침해하는지 여부, ▲피고 제품의 요철이 공사 현장에서 변형되어 불규칙한 곡선부를 형성하게 된 경우(이하 ‘변형된 피고 제품’)에도 이 사건 특허를 침해한 것으로 볼 수 있는지 여부가 주된 쟁점이 되었습니다.

3. 바른의 주장

바른은 이 사건 항소심에서,

① 피고 제품은 이 사건 특허와 달리 측판의 요철이 ‘직선’으로 형성되어 있으므로, 이 사건 특허를 문언침해하지 않는다.

② 이 사건 특허공보 및 원고가 특허청에 제출한 의견서에서 확인되는 이 사건 특허의 과제해결원리 및 작용효과는 피고 제품의 그것과 상이하여 양자는 균등관계에 있지 않다.

③ 이 사건 특허의 청구항 해석상, 이 사건 특허 청구항 1의 ‘곡선’은 일정한 곡률을 갖는 호형(아치형)의 곡선만을 의미한다고 볼 수밖에 없는데, 변형된 피고 제품의 요철은 불규칙한 곡선을 형성하고 있을 뿐이므로, 변형된 피고 제품은 이 사건 특허를 문언침해하거나 균등침해하지 않는다.

라는 등의 주장을 적극적으로 개진하였습니다.

4. 특허법원 항소심 판결의 요지

제1심에서는 이 사건 특허 청구항의 ‘곡선부’가 어떠한 곡률을 가져야 한다고 한정하고 있지 않다는 이유로, 피고 제품과 변형된 피고 제품 모두가 이 사건 특허와 동일한 구성을 가지고 있다고 보아 문언침해를 인정하였습니다.

그러나 항소심에서는,

① 피고 제품 측판의 톱니(요철)은 ‘직선부’ 형상을 가지므로 이 사건 특허를 문언침해하지 않는다.

② 이 사건 특허는 출원 과정에서 직선부를 가지는 측판보다 더 나은 효과를 가진다고 주장하여 특허청의 거절이유를 극복하였는데, 이를 보면 이 사건 특허의 권리범위에서 ‘직선부를 가지는 측판’은 제외된 것으로 봄이 타당하다.

③ 변형된 피고 제품은 이 사건 특허의 명세서 기재를 통하여 확인되는 ‘곡선부’가 갖는 기술적 의의 및 작용효과를 구현한다고 보기 어려워 이 사건 특허와 동일 또는 균등한 구성요소를 포함하고 있다고 볼 수 없다.

라고 판단하여, 피고 제품 및 변형된 피고 제품은 모두 이 사건 특허를 침해하지 않는다고 판시하였습니다.

이응세변호사 특허변호사 지적재산권변호사 

5. 바른의 역할 및 판결의 의의

바른은 2년여의 오랜 심리기간 동안, 특허 청구범위 해석, 균등침해, 자유실시기술 등에 관한 유효적절한 주장을 다양하게 개진하는 동시에, 제품에 대한 검증절차 등을 통하여 적극적인 입증을 시도하였습니다. 그 결과 제1심 판결과 달리 항소심은, 이 사건 특허 공보에 기재된 발명의 상세한 설명에 기재된 사항 등을 참작하여 특허의 기술적 의의와 효과를 파악하고 특허의 청구범위를 확정한 뒤, 이를 피고 제품 및 변형된 피고 제품의 구성요소와 대비하였고, 이에 따라 특허 비침해를 인정하였습니다. 이는 특히, 특허청구범위의 해석이 문제되는 각종 특허침해사건에 중요한 참고가 되는 판결이라는 점에서도 의미가 있습니다.

아울러 바른은 피고가 처음부터 특허침해를 인정하였던 일부 제품에 대하여도, 소멸시효, 부당이득반환의 범위 등에 관한 적절한 주장을 하여 배상액을 최소화 하였습니다. 이로써 바른은 총 22억 원의 손해배상청구액 중 단 760만 원만이 인용된 성공적인 판결을 이끌어냈습니다.

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이 동영상은 저작권에 관하여 강의한 세 편 중 1편입니다.

 

https://www.youtube.com/watch?v=8OP9L3XThEQ

 

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(대한변협 등록 지적재산권법 전문 변호사)

 

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이 동영상은 영업비밀보호에 관하여 강의한 두 편 중 2편입니다.

https://www.youtube.com/watch?v=jVdOxXIvZBU

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(법무법인바른 이응세변호사 영업비밀보호 영업비밀침해)

 

 


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이 동영상은 영업비밀보호에 관하여 강의한 두 편 중 1편입니다.

https://www.youtube.com/watch?v=LkEksq-BAL0&t=883s

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발전소 건설 및 운영 발주처 N사가 선행호기 설계사 A사가 납품한 설계자료를 B사가 참조하게 하여

후행호기를 설계하게 한 것은 영업비밀 침해행위가 아니라는 사례


1. 사건의 개요

 

Y발전소를 건설 및 운영하는 발주처 N사는, Y발전소 5, 6호기의 설계용역사인 B사에게 Y발전소 3, 4호기의 설계용역사인 A사가 작성하여 N사에게 납품한 설계자료(이하 ‘이 사건 설계자료’)를 제공하여, B사로 하여금 Y발전소 5, 6호기의 설계 시 이 사건 설계자료를 참조하도록 하였습니다. 발주처인 N사와 설계용역사인 A사 사이에 이 사건 설계자료의 귀속주체 및 이용권한 등에 대한 명시적인 약정은 없었습니다.법무법인 바른 이응세 변호사 영업비밀 변호사설계

이와 관련하여, A사는 ‘N사와 B사가 A사의 영업비밀을 침해하였다’며, N사와 B사를 상대로 침해금지청구 및 손해배상청구 등을 하였습니다. 바른은 N사를 대리하여 A사가 주장하는 영업비밀 침해행위가 성립할 수 없음을 주장하였습니다.법무법인 바른 이응세 변호사 영업비밀 변호사

 

2. 판결의 요지

 

서울고등법원은 2017. 11. 2. ‘이 사건 설계자료의 일부는 A사의 영업비밀이 아니다. 다만, 나머지 이 사건 설계자료는 A사의 영업비밀이나, A사는 N사가 B사에게 Y발전소 5, 6호기의 설계 목적 범위에서 이 사건 설계자료를 제공하여 이용하도록 하는 것에 대해 묵시적인 이용허락을 하였으므로, N사는 A사가 주장하는 영업비밀 침해행위를 하지 않았다.’라고 판단하며, A사의 청구를 모두 기각하였습니다(서울고등법원 2017. 11. 2. 선고 2017나2003008, 2017나2000733 판결).법무법인 바른 이응세 변호사 영업비밀 변호사


3. 바른의 주장 및 역할

 

위 사건은, 이 사건 설계자료가 영업비밀인지 여부, 만일 이 사건 설계자료 중 영업비밀이 있다면 그 귀속주체가 누구인지 및 N사가 Y발전소 5, 6호기의 설계와 관련하여 이 사건 설계자료를 이용할 권한을 가지는지 여부 등 영업비밀과 관련하여 다양한 쟁점이 문제된 사건입니다.법무법인 바른 이응세 변호사 영업비밀 변호사

위 사건에서, N사를 대리한 바른(담당변호사 이응세, 정영훈)은, 이 사건 설계자료의 여러 부분이 이미 공지된 자료나 A사 이외의 타사에 귀속되어 있는 자료와 동일하여 A사의 영업비밀이 아님을 많은 자료를 통해 입증하였습니다. 뿐만 아니라, 바른은 선행호기 설계자료와 후행호기 설계의 관계, 한국전력공사가 1989년경 건설한 S화력발전소 등의 설계상황, 묵시적인 이용허락을 추인할 수 있는 A사의 태도 등을 제시했습니다. 이를 통해 A사는 N사가 B사에게 Y발전소 5, 6호기의 설계 목적 범위에서 이 사건 설계자료를 제공하여 이용하도록 하는 것에 대해 묵시적인 이용허락을 하였다고 보아야 마땅하며, 따라서 이 사건 설계자료 중 A사에 귀속된 영업비밀이 있다고 하더라도 N사는 모든 이 사건 설계자료에 대한 이용권한을 가진다고 주장하였습니다.


위 항소심 판결은 이러한 바른의 주장을 모두 받아들여, A사의 청구를 전부 기각하였습니다.법무법인 바른 이응세 변호사 영업비밀 변호사


4. 시사점

 

발주처인 공기업은 공사를 도급받은 업체와 공사에 관한 용역계약서를 작성할 때, 기획재정부의 계약예규에 규정된 내용 그대로 용역계약서를 작성하는 경우가 많습니다. 그러나 위 계약예규에 용역결과물에 포함된 지식재산의 귀속주체 및 이용권한에 대한 명확한 규정이 없어 분쟁이 발생하는 경우가 종종 있습니다.법무법인 바른 이응세 변호사 영업비밀 변호사

위 항소심 판결은, 공기업인 발주처와 설계용역사간에 영업비밀 여부가 다투어지는 설계용역물 속 지식재산의 귀속주체 및 이용권한 등에 대한 명시적인 약정이 없을 경우, 그 귀속주체 및 이용권한을 판단하는 방법을 구체적으로 판시하였습니다. 특히, 위 항소심 판결은 선행 설계용역물을 참조하여 그보다 개선된 후행 설계용역물을 작성하여야 하는 계약관계에서의 선행 설계용역물에 포함되어 있는 지식재산의 영업비밀 여부, 귀속주체, 및 이용권한이 문제되는 사건에 중요한 참고가 되는 판결이라 하겠습니다.법무법인 바른 이응세 변호사 영업비밀 변호사


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