(특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판결)

담당변호사: 이응세, 김병일, 정영훈, 심민선 이응세변호사

1. 사건의 개요

1) 바른이 대리한 당사자는?

피고 OOOO 주식회사 : 건설공사 현장에서 사용되는 어스앵커 브라켓(연약지반 붕괴를 방지하기 위하여 토류벽에 설치하는 어스앵커를 지지하는 브라켓)을 제작·납품하는 회사

​2) 사건의 배경

원고는 ‘톱니를 가지는 곡선부’가 형성되고 서로 대향하는 2개의 측판을 구비한 어스앵커 브라켓에 관한 특허(이하 ‘이 사건 특허’)를 보유하고 있는 회사로, 피고가 ‘요철을 가지는 직선부’를 구비한 피고의 어스앵커 브라켓(이하 ‘피고 제품’) 자신의 특허를 침해한다고 주장하며 피고를 상대로 특허침해금지와 손해배상 등을 구하는 소송을 제기하였습니다.

이에 대하여 제1심에서는 피고 제품이 이 사건 특허를 침해하였다고 판단, 원고 청구를 인용하는 판결을 선고하였고, 바른은 항소심부터 이 사건을 맡아 수행하였습니다.

2. 이 사건의 쟁점

이 사건에서는, ▲‘요철을 가지는 직선부’를 구비한 피고 제품이 이 사건 특허를 문언침해 또는 균등침해하는지 여부, ▲피고 제품의 요철이 공사 현장에서 변형되어 불규칙한 곡선부를 형성하게 된 경우(이하 ‘변형된 피고 제품’)에도 이 사건 특허를 침해한 것으로 볼 수 있는지 여부가 주된 쟁점이 되었습니다.

3. 바른의 주장

바른은 이 사건 항소심에서,

① 피고 제품은 이 사건 특허와 달리 측판의 요철이 ‘직선’으로 형성되어 있으므로, 이 사건 특허를 문언침해하지 않는다.

② 이 사건 특허공보 및 원고가 특허청에 제출한 의견서에서 확인되는 이 사건 특허의 과제해결원리 및 작용효과는 피고 제품의 그것과 상이하여 양자는 균등관계에 있지 않다.

③ 이 사건 특허의 청구항 해석상, 이 사건 특허 청구항 1의 ‘곡선’은 일정한 곡률을 갖는 호형(아치형)의 곡선만을 의미한다고 볼 수밖에 없는데, 변형된 피고 제품의 요철은 불규칙한 곡선을 형성하고 있을 뿐이므로, 변형된 피고 제품은 이 사건 특허를 문언침해하거나 균등침해하지 않는다.

라는 등의 주장을 적극적으로 개진하였습니다.

4. 특허법원 항소심 판결의 요지

제1심에서는 이 사건 특허 청구항의 ‘곡선부’가 어떠한 곡률을 가져야 한다고 한정하고 있지 않다는 이유로, 피고 제품과 변형된 피고 제품 모두가 이 사건 특허와 동일한 구성을 가지고 있다고 보아 문언침해를 인정하였습니다.

그러나 항소심에서는,

① 피고 제품 측판의 톱니(요철)은 ‘직선부’ 형상을 가지므로 이 사건 특허를 문언침해하지 않는다.

② 이 사건 특허는 출원 과정에서 직선부를 가지는 측판보다 더 나은 효과를 가진다고 주장하여 특허청의 거절이유를 극복하였는데, 이를 보면 이 사건 특허의 권리범위에서 ‘직선부를 가지는 측판’은 제외된 것으로 봄이 타당하다.

③ 변형된 피고 제품은 이 사건 특허의 명세서 기재를 통하여 확인되는 ‘곡선부’가 갖는 기술적 의의 및 작용효과를 구현한다고 보기 어려워 이 사건 특허와 동일 또는 균등한 구성요소를 포함하고 있다고 볼 수 없다.

라고 판단하여, 피고 제품 및 변형된 피고 제품은 모두 이 사건 특허를 침해하지 않는다고 판시하였습니다.

이응세변호사 특허변호사 지적재산권변호사 

5. 바른의 역할 및 판결의 의의

바른은 2년여의 오랜 심리기간 동안, 특허 청구범위 해석, 균등침해, 자유실시기술 등에 관한 유효적절한 주장을 다양하게 개진하는 동시에, 제품에 대한 검증절차 등을 통하여 적극적인 입증을 시도하였습니다. 그 결과 제1심 판결과 달리 항소심은, 이 사건 특허 공보에 기재된 발명의 상세한 설명에 기재된 사항 등을 참작하여 특허의 기술적 의의와 효과를 파악하고 특허의 청구범위를 확정한 뒤, 이를 피고 제품 및 변형된 피고 제품의 구성요소와 대비하였고, 이에 따라 특허 비침해를 인정하였습니다. 이는 특히, 특허청구범위의 해석이 문제되는 각종 특허침해사건에 중요한 참고가 되는 판결이라는 점에서도 의미가 있습니다.

아울러 바른은 피고가 처음부터 특허침해를 인정하였던 일부 제품에 대하여도, 소멸시효, 부당이득반환의 범위 등에 관한 적절한 주장을 하여 배상액을 최소화 하였습니다. 이로써 바른은 총 22억 원의 손해배상청구액 중 단 760만 원만이 인용된 성공적인 판결을 이끌어냈습니다.

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​법무법인 바른 이응세 변호사

Posted by 이응세

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