특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약 대상인 특허가 특허무효심판으로 무효가 되는 경우가 있다.

특허가 무효로 확정되면 특허권은 원칙적으로 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 

이 때 특허 실시계약에 기초한 실시료 지급은 어떻게 되는지 문제가 된다.

법원은 특허가 무효 확정되기 전까지 지급한 실시료를 특허가 무효 확정되었다고 해서 반환청구할 수 없다고 하였다.

특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.(대법원ᅠ2014.11.13.ᅠ선고ᅠ2012다42666,42673ᅠ판결)

또한 특허발명 실시계약이 유효한 기간 동안 지급하지 않은 실시료가 있다면, 그 후 특허가 무효로 확정되었더라도 미지급한 실시료를 지급할 의무가 있다. (대법원ᅠ2019. 4. 25.ᅠ선고ᅠ2018다287362ᅠ판결)

이응세 변호사 법무법인 바른 특허변호사

Posted by 이응세

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