라이센스 계약, 상표권 침해 등

라이센스 계약, 상표권 침해 등

 

 

 

라이센스 계약은 특허나 실용신안, 의장, 상표 등의 공업소유권, 노하우의 공여에 관해 두 기업 사이에 맺는 계약을 말하는데요. 기술제휴계약이나 기술도입계약, 기술수출계약이라 부르기도 합니다. 즉 라이센스 계약은 상표 등록된 재산권을 가지고 있는 개인이나 단체가 타인에게 대가를 받고 그 재산권을 사용할 수 있도록 상업적 권리를 부여하는 계약이라 할 수 있는데요.

 

 

라이센서가 보유하고 있는 특허나 기업비결, 노하우, 등록상표, 지식, 기술 공정 등 가치 있는 상업적 재산권의 일정한 영역을 라이센시에게 계약기간 동안 양도하게 됩니다. 이 때 라이센서는 상표 등록된 재산권을 가지고 있는 자를 말하고 라이센시는 이 권리를 대여받은 자를 이야기 하게 됩니다. 이 라이센스 계약에는 상표권 침해 등 상표권과 관련된 법률 분쟁이 많이 나타나는데요.

 

 

 

 

이 때 상표권은 생산자나 상인이 상표를 특허청에 출원해 등록함으로써 등록상표를 지정상품에 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 이야기합니다.

 

 

즉 등록상표를 지정상품에 독점적으로 사용할 수 있는 권리가 상표권이라 할 수 있는데요. 만약 상표권자와 사이에 통상사용권 설정권한을 갖는 마스터 라이센스 계약만 체결하고 전용사용권 설정등록을 마치지 않은 사람이 상표사용을 허락해주었다면 이는 정당한 상표사용이라 할 수 있을까요?

 

 

 

 

대법원 2006.5.12. 선고 2004후2529 판결에서는 정당한 상표사용이 아니라고 밝혔는데요. A사는 등록상표의 상표권자인 B와 사이에 해당 사건 등록상표와 관련된 상표들에 대해 통상사용권을 설정해 줄 수 있는 권한을 갖는 마스터 라이센스 계약을 체결하고 나서 다음 해 C사와 라이센스 계약을 체결해 C사로 하여금 이 사건 등록상표를 사용하도록 한 바 있는데요.

 

 

그 후 등록상표에 대해 상표권자의 불사용으로 인한 상표등록취소심판이 청구되자 그 같은 해에야 비로소 이 사건 등록상표에 관해 전용사용권 설정등록을 마치게 되었는데요. 우선 대법원은 A사가 원고 B를 대행해 혹은 B의 대리인으로서 라이센스 계약을 체결한 사실을 인정할 수 없다고 밝혔는데요.

 

 

 

 

따라서 이 사건에서 전용사용권 설정등록일 이전의 이 사건 등록상표에 관해 A사가 전용사용권리자라거나 C가 통상사용권자라 할 수 없으며 그렇기 때문에 C에 의해 이 사건 등록상표가 그 등록취소 심판청구 전 국내에서 정당하게 사용될 수 없는 것이라 밝혔는데요.

 

 

이에 따라 기존 원심이 이 사건 등록상표가 그 등록취소심판청구가 제기되기 3년 전 이내에 그 지정상품에 관해 상표권자에 의해 상표로서 사용된 바 없다고 판단한 것은 그 이유 설시에 있어 다소 부족할 수 있는 있지만 결론에 정당하다 수긍한 바 있습니다.

 

 

 

 

대법원에서는 상표권자와 사이에 통상사용권 설정 권한을 갖는 마스터 라이센스 계약만 체결하고 전용사용권 설정등록을 마치지 않은 사람으로부터 상표사용 허락을 얻은 자가 상표를 사용한 것은 정당한 상표사용이 아니라고 밝힌 바 있습니다.

 

 

 

 

오늘은 이렇게 라이센스계약과 상표권 침해 등과 관련해 살펴보았는데요. 기업이 보유하는 지적재산은 저작권법이나 상표법 등에 따른 보호는 중첩되는 경향도 많고 그래서 상표권 침해 등 그 침해사건도 법률들이 한꺼번에 주장되는 경우가 많습니다.

 

 

침해자 측이건 권리자 측이건 이러한 지적재산권법을 복합적으로 이해해야 올바른 결론을 이끌어낼 수 있게 됩니다. 관련하여 법률자문이 필요하다면 이응세변호사가 도움이 되겠습니다.