[특허법원 판결-상표법] 서비스표의 사용

[특허법원 2012. 8. 23. 선고 2012허2197 판결]

원고는 피고가 등록한 서비스표가 그 지정서비스업 중 어 느 하나에 대하여 서비스표권자, 전용사용권자 및 통상사용권자 중 어느 누구에 의해 서도 심판청구일 전 3년 이내에 정당하게 사용된 사실이 없으므로 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 취소되어야 한다고 주장하면서 서비스표등록의 취소심판을 청구하였다.

상표법 제73조 제1항 제3호는 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하 여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’ 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 취 소심판이 청구된 경우 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증 명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다.

그런데 상표법상 서비스표의 사용행위는 유상으로 서비스를 제공하는 행위이거나 이에 부수되는 행위라고 봄이 타당하다. 

1, 상표법 제2조 제1항 제2호는 ‘서비스표’라 함은 서비스업을 영위하는 자가 자기의 서비스업 을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위하여 사용하는 표장을 말한다고 규정하고 있 을 뿐, 이러한 서비스표를 등록받아 사용할 수 있는 ‘서비스업’의 정의에 관하여는 상표법에 아무런 규정을 두고 있지 않으므로 상표법의 관련 규정을 체계적으로 검토하여 위 ‘서비스업’의 의미를 확정할 수밖에 없다. 

2. 그런데 상표법 제2조 제1항 제5호는 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무를 영위하는 자가 그 업무를 표상하기 위하여 사용하는 표장으로 업무표장을 규정하고 있는바(이는 선진 제국의 법제에서 발견하기 어려운 우리나라의 독특한 제도이다.), 서비스표가 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무도 표상할 수 있다면 상표법 제2조 제1항 제2호에 규정된 서비스표와 별도로 업무표장 을 규정할 필요가 없는데도 상표법이 위와 같이 업무표장을 별도로 규정한 것은 서비 스표가 영리를 목적으로 하는 서비스업만을 표상하고 영리를 목적으로 하지 아니하는 업무는 표상하지 아니하는 것으로 해석함이 논리적이다. 

3. 따라서 상표법상 서비스표를 등록받아 사용할 수 있는 서비스업은 타인의 이익을 위해서 서비스를 제공하고 그 대가를 받아 자신의 수입으로 하는 것을 업으로 하는 것을 말한다고 보아야 한다(심리 불속행으로 상고가 기각되어 확정된 특허법원 2011. 4. 29. 선고 2010허9668 판결 참 조. 한편 비영리단체도 부수적으로 영리활동을 하는 경우에는 그 영리활동과 관련하여 서비스표를 등록할 수 있다 할 것이나, 이와 같이 비영리단체가 서비스표 등록을 할 수 있다고 하여 상표법상의 위 서비스업에 무상으로 서비스를 제공하는 업까지 포함된다고 볼 근거는 되지 아니한다.).

이 사건에서 피고는 그 정관에 비영리 기구임을 명시하고 있고, 피고는 피고나 피고가 통상사용권자라고 주장하고 있는 문화 단체 등이 이 사건 서비스표를 그 지정서비스업에 사용하면서 서비스를 제공받는 상대방으로부터 대가를 받은 적이 없음을 인정하고 있다.

따라서 피고나 피고가 통상사용권자라고 주장하고 있는 문화단체 등이 피고 주장과 같이 이 사건 서비스표를 그 지정서비스업에 사용하였다고 하더라도 피고나 문화단체 등은 무상으로 서비스를 제공하면서 이 사건 서비스표를 사용한 것이므로 이와 같은 사용은 업무표장으로서의 사용에 해당한다고 볼 수 있음은 별론으로 하고, 상표법이 정한 서비스표의 사용에는 해당하지 아니한다.

그렇다면, 결국 이 사건 서비스표는 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구’에 의하여 그 지정서비스업에 대하여 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었음이 증명되지 못한 경우에 해당한다 할 것이므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 심판청구와 관련된 별지 2의 지정서비스업 에 대하여 그 서비스표등록의 취소를 면할 수 없다 

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